Une demande d'enregistrement de marque fédérale américaine est déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). L'enregistrement au niveau de l'UE ou du Royaume-Uni ne confère pas automatiquement un enregistrement fédéral américain. Deux éléments déterminent la procédure dès le départ : l'identité du propriétaire de la marque et le fondement juridique de sa demande. Ces deux points sont importants, même si vous commercialisez déjà la même marque ailleurs.
Sélection de la marque et recherche des droits de marque antérieurs
Notez le nom exact ou préparez une image nette du logo. Consultez le registre fédéral pour trouver des termes similaires (à l'écrit comme à l'oral) et des correspondances exactes. Examinez les biens et services, le propriétaire et le statut de chaque marque dans les enregistrements pertinents. Tenez également compte de l'utilisation effective sur le marché : une recherche dans une base de données fédérale ne recense pas toutes les entreprises susceptibles de détenir des droits sur un nom.
Par exemple, l'absence d'entrée identique pour une marque de café ne permet pas de déterminer si une marque au nom similaire, utilisée pour des boissons apparentées, pourrait prêter à confusion. Notez les résultats les plus pertinents et discutez-en avant de vous engager sur le conditionnement ou le lancement.
Établir la base de dépôt
Si vous vous fondez sur l'usage actuel de la marque dans le commerce américain, vérifiez qu'elle est bien utilisée pour les produits ou services mentionnés dans la demande et rassemblez les preuves nécessaires. Si vous vous fondez sur une intention réelle d'utiliser la marque, une preuve d'usage sera généralement exigée ultérieurement avant l'enregistrement. Les demandes et enregistrements étrangers peuvent étayer d'autres fondements juridiques lorsque les conditions requises sont remplies.
Une maquette illustrant l'apparence possible d'une étiquette ne constitue pas une preuve d'utilisation. Conservez les dates et les circonstances des ventes ou publicités réelles. Un spécimen adapté aux produits peut différer de celui adapté aux services. Renseignez-vous sur les preuves appropriées pour le fondement juridique que vous souhaitez revendiquer.
Préparation des informations relatives au demandeur et de la liste des biens et services
Indiquez le nom du propriétaire légal, son adresse et la description exacte des produits ou services. Une société mère et sa filiale commerciale sont des entités distinctes. Les déposants domiciliés hors des États-Unis doivent faire appel à un avocat agréé par l'USPTO pour les questions de marques déposées. Identifiez le propriétaire avant de rédiger les instructions à cet avocat.
- Préparez le panneau dans sa forme définitive.
- Distinguer les produits déjà vendus des activités encore en développement.
- Confirmer le fondement du dépôt, les catégories et les pièces justificatives.
Examen, publication et suivi
Un examinateur étudie la demande et peut émettre une notification officielle. Avant de préparer votre réponse, prenez connaissance des questions, des éléments concernés et de la date limite. Une demande ayant passé l'examen est publiée pour opposition. Une demande d'enregistrement fondée sur l'intention d'utiliser un brevet peut recevoir un avis d'acceptation, mais nécessiter des preuves supplémentaires et un dépôt complémentaire avant d'être enregistrée.
Quelle version est actuellement utilisée ?
Une marque européenne peut utiliser un nom avec accent sur son marché national et une version abrégée sur l'étiquette d'un produit destiné aux États-Unis. Comparez l'étiquette proposée avec la version que les consommateurs voient réellement. Fournissez à votre avocat les étiquettes originales, une photo datée du produit et des informations détaillées sur son mode de distribution, plutôt que de modifier une photo pour qu'elle corresponde au document déposé.
Si un détaillant est propriétaire de l'annonce en ligne, conservez une copie datée indiquant comment le produit était proposé. Conservez séparément les justificatifs de ventes entre particuliers afin que votre avocat puisse vous conseiller sur les documents à fournir et ceux à conserver dans vos dossiers. Les preuves les plus pertinentes dépendent du motif de la plainte, des produits et des circonstances.
Frais de marque américaine et documents à conserver
Vérifiez les coûts liés aux classes et à la base de dépôt sélectionnées. Le dépôt ultérieur d'une preuve d'usage, la réponse à une objection ou une procédure contentieuse peuvent entraîner des frais supplémentaires. L'enregistrement nécessite également un maintien en vigueur. Conservez les preuves de l'utilisation de la marque sur les produits ou services enregistrés et suivez les échéances de maintien en vigueur auprès de l'USPTO, indépendamment de tout renouvellement auprès de l'UE.